摘  要  2010年，诺基亚公司以上海华勤通讯技术有限公司侵犯其专利号为ZL200480001590.4的专利权为由，向上海第一中级人民法院提起侵权诉讼。由于本案的影响力比较大，在近5年的时间里引起了社会广泛的关注。因此，对本案进行深入研究非常有必要和意义。本文基于对本案的解析和探讨，试图挖掘出更多有价值的东西，最后还揭示了本案对专利侵权风险预警的启示意义及专利侵权诉讼的应对策略。

　　关键词  诺基亚  华勤  专利侵权  风险预警

　　1  引言

　　2010年12月，诺基亚公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼，控告上海华勤通讯技术有限公司（以下简称上海华勤）在未得到诺基亚公司授权许可的情况下，侵犯了诺基亚公司的8件专利权，要求上海华勤立即停止侵权并赔偿损失，其中，针对发明专利ZL200480001590.4，诺基亚提出2000万元人民币的侵权诉讼赔偿要求。专利ZL200480001590.4的发明名称为“数据选择传送方法”，于2008年7月9日获得国家知识产权局的授权，该专利包括10个权利要求，其中，权利要求1-5的主题名称为方法，权利要求6-10的主题名称为终端设备。独立权利要求6请求保护一种终端设备，被配置为基于从用户接收的输入来确定待传送的消息，所述终端设备还被配置为：检查涉及正在被输入或已经被输入的消息的至少一部分特性信息；以及所述终端设备被配置为：为了传送所述消息，选择在预定选择条件下与所述消息的特性信息相关联的数据传送方法，其特征在于：所述特征信息是下列信息之一：信息类型，其指定所述消息中输入的和/或为所述消息选择的信息的格式；接收方的标识符；接收方标识符的类型。权利要求7为权利要求6的从属权利要求，权利要求7进一步限定：所述终端设备被配置为：将所述数据传送方法选择应用于用于输入消息的消息编辑器；所述终端设备被配置为：基于在所述消息编辑器中执行的所述数据传送方法的选择，将所述消息传送到支持所选择的数据传送方法的数据传送应用程序；以及所述终端设备被配置为：根据所述数据传送应用程序所使用的数据传送协议，将所述消息传送到电信网络。

　　（1）上海华勤发起两次无效宣告请求

　　针对诺基亚的侵权诉讼，上海华勤于2011年3月向国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）提起第一次无效宣告请求，专利复审委员会2012年4月以不具有创造性为由做出宣告部分专利权无效的审查决定，北京市第一中级人民法院2012年12月和北京市高级人民法院2013年6月都维持了专利复审委员会的无效宣告审查决定。在找到新的无效证据的基础上，上海华勤又于2012年6月第二次向专利复审委员会提起无效宣告请求，专利复审委员会2013年11月以不具有创造性（《专利法》规定，创造性是指发明相对现有技术具有突出的实质性特点和显着的进步，即发明相对现有技术不是显而易见的和具有有益的技术效果）为由做出宣告全部专利权无效的审查决定，北京市第一中级人民法院2014年12月和北京市高级人民法院2015年7月都维持了专利复审委员会的无效宣告审查决定。

　　（2）诺基亚向最高法申请侵权诉讼再审

　　上海第一中级人民法院于2013年6月做出一审判决，认为权利要求7的保护范围不清楚，驳回了诺基亚的侵权起诉请求，上海高院在2014年2月的二审中维持了一审判决，驳回了诺基亚的侵权起诉请求。2015年2月，诺基亚向最高法院申请侵权诉讼再审，诺基亚申请再审称：权利要求7的保护范围是清楚的。（一）考虑到涉及计算机程序发明专利的特殊性，用步骤限定权利要求最合适；（二）对于本领域技术人员来说，说明书充分公开了权利要求7的实施方式；（三）与本案有关的专利无效行政确权程序的三级审理决定和判决也支持权利要求7的保护范围是确定的结论。

　　为了能够听取各方的意见，最高人民法院于2015年7月组织了针对本案的研讨会，参会代表涵盖司法界、学术界、企业和中介机构，笔者也应邀参加了本次研讨会，并发表了个人观点。

　　针对本案，本文首先从多个角度对权利要求7的保护范围是否清楚这一问题进行了案件解析；然后，本文认为诺基亚诉华勤专利侵权一案已经为国内企业敲响了警钟，国内企业应认识到专利侵权风险在不断加大这一趋势，应提前进行专利布局和专利风险预警，并制定专利侵权风险应对策略。

　　2  案件解析

　　就本案而言，由于北京市高级人民法院维持了专利复审委员会的全部专利权不具有创造性的无效宣告决定，根据《专利法》的规定，被宣告无效的专利权自始即不存在。因此，诺基亚的侵权诉讼请求已经没有了专利权有效性的基础支撑，从这个角度而言，诺基亚的侵权诉讼赔偿难以获得支持，2000万元人民币的诉讼赔偿也就成了泡影。

　　对于最高法院而言，可以专利权无效为理由，驳回诺基亚的侵权诉讼再审请求。但是，笔者认为，最高法院可能不会这么简单地以专利权无效因而不构成侵权为由判决此案，最高法院对权利要求7的保护范围是否清楚的判决才会是本案判决上比较圆满的结局，这也是业界希望看到的结果。因此，最高法院的本次判决对后续此类专利的侵权诉讼的判决具有非常重要的指导和借鉴意义。

　　针对权利要求7的保护范围是否清楚，本文首先从功能性限定和现有技术（《审查指南》指出现有技术是指专利申请日以前在国内外为公众所知的技术）对权利要求保护范围的界定分析两个角度进行展开，此外，本文还从《专利法》平衡专利权人和公众利益的角度，引出权利要求7的保护范围是否清楚的问题，以供大家探讨。

　　（1）功能性限定对权利要求保护范围的界定分析

　　具体到权利要求7技术方案本身而言，权利要求7引用权利要求6，权利要求7请求保护一种终端设备，权利要求7中采用了“被配置为”的功能性限定，对于功能性限定，2010年版《审查指南》的表述是“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。对于含有功能性限定的特征的权利要求，应当审查该功能性限定是否得到说明书的支持”。2010年1月1日起施行的最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条规定：“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容”。具体到本案，我们要考虑权利要求7的功能性限定是否在说明书有相应的实施方式的描述，事实上，本案的说明书中主要是以方法、流程对权利要求7的技术方案进行解释，并未涉及到实现权利要求7的功能性限定的具体实施方式，权利要求7保护的是一种终端设备，说明书中也未对终端设备的产品结构进行相应的描述。因此，权利要求7的保护范围是不清楚的。

　　（2）现有技术对权利要求保护范围的界定分析

　　判断一件专利申请的保护范围是否清楚，能否获得授权，必须考虑专利的申请日期和申请日之前的现有技术。随着技术的飞速发展，相关领域的技术人员掌握的现有技术越来越多，一件十年前的专利申请的技术方案以现在的标准看起来可能比较简单且保护范围非常清楚。但是，回到该专利申请日，该专利的技术方案就一定看起来很简单？保护范围一定很清楚吗？答案是否定的，因为专利审查过程中，是以申请日之前的现有技术作为参考依据来判断权利要求是否清楚的，今天的现有技术明显要多于专利申请日之前的现有技术，如果以今天的现有技术标准来审查的话，明显是不合适的。因此，判断一件专利的权利要求是否清楚，一定要结合专利的申请日期和申请日期之前的现有技术。具体到本案，涉案专利的申请日是2004年8月17日，那么，判断权利要求7的保护范围是否清楚，应当充分考虑涉案专利的申请日期和申请日期之前的现有技术，而不能完全依据今天掌握的现有技术去判断。目前来说，支持权利要求7的保护范围是清楚的人中，部分人是以今天掌握的现有技术作为判断依据的，扩大了涉案专利的现有技术的认定范围，不符合《专利法》的有关规定。

　　（3）专利权人利益和公众利益的平衡对权利要求保护范围的界定分析

　　从制定《专利法》的初衷而言，《专利法》既要保护专利权人的合法利益、鼓励发明创造、促进创新，又要防止对专利权人利益的“过度”保护、阻碍创新、影响到公众利益，因此对专利权人的利益保护要与其对社会的贡献相一致。对于一件专利中记载的一种新的功能和实现该功能的具体实施方式，如果将能实现所述功能的所有实施方式都纳入到专利保护范围，则在该专利申请日之后，他人提出的能够实现所述功能的专利记载的实施方式之外的新的实施方式，也会落入在先专利的保护范围。这样可能会导致专利的保护范围过大，与专利权人对社会的贡献不一致，阻碍了他人发明创造的积极性，不利于鼓励创新和推动社会进步。就本案而言，也需要考虑涉案专利对社会的贡献度有多大，权利要求7包括了能够实现权利要求7功能的所有终端设备，也会将说明书没有记载的实现权利要求7功能的新的实施方式纳入权利要求7的保护范围，这样会不会也导致权利要求7的保护范围过大？与权利要求7对社会的贡献不一致？

　　3  专利侵权风险预警及应对策略

　　随着信息通信产业的快速发展，有关信息通信领域的知识产权诉讼案件日趋增多，诺基亚诉上海华勤专利侵权纠纷案是众多知识产权诉讼中的冰山一角，事实上，国外通信巨头已经在国内进行了多年的专利布局，积累了强大的专利弹药库，暂且不论诺基亚、上海华勤到底谁会胜诉，但是有一点需要引起我们的注意，以后会有越来越多的通信巨头在国内向国内的企业发起专利侵权诉讼。此外，随着中国通信企业市场拓展步伐的日益加快，越来越多走出去的企业在国际市场上也同样面临着专利侵权诉讼的压力。例如，近几年，我国的信息通信企业中兴、华为、联想都在美国遭遇了国际贸易委员会（ITC）发起的“337”（“337”调查是指美国国际贸易委员会根据美国《1930年关税法》（Tariff Act of 1930）第337节（简称“337条款”）及相关修正案进行的调查，禁止的是一切不公平竞争行为或向美国出口产品中的任何不公平贸易行为）专利侵权诉讼调查，中兴遭遇的“337”调查至少有6起。

　　（1）专利布局和风险预警建议

　　面对日益严峻的专利侵权诉讼纠纷，国内企业应该提早进行专利布局，在技术/产品研发的整个阶段都要引入专利评估分析体系。在研发前，应对准备研发技术领域的现有专利进行全面的检索，分析技术的发展趋势和生命周期，跟踪有研究潜力的技术方向，挖掘出可以进行专利布局的技术方向，规避他人已经进行大量专利布局的技术方向。在研发过程中，应当及时对已经产生的成果进行专利布局申请，重要的专利技术，可以考虑进行PCT（《专利合作条约》（Patent Cooperation Treaty）的英文缩写，是有关专利的国际条约，根据PCT的规定，专利申请人可以通过PCT途径递交国际专利申请，向多个国家申请专利）国际申请、专利组合申请等。在产品上市前，企业同样也应该对产品要上市的国家/地区进行专利侵权预警分析。如果产品上市后存在侵权的风险，看看是否可以规避设计，寻找可以替换的技术方案，也可以对存在侵权可能性的专利进行专利无效评估，对于无法绕开且专利权比较稳定的专利技术，应该提早进行制定策略。可以与无法绕开的专利技术的专利权人进行谈判，包括专利的许可、转让。如果握有一定分量的专利，可以考虑与专利权人进行交叉许可谈判，降低许可费率。

　　（2）专利侵权诉讼应对策略

　　对于国内企业而言，如果遇到了专利侵权诉讼纠纷，应该冷静分析，沉着应对，不要因为面对的是通信巨头就表现得没有自信心，除了积极应诉之外，同时也要展开对涉案专利的无效分析，如果无效的可能性非常大，可向专利复审委员会提起专利无效宣告请求。一件专利如果被无效，其专利权自始即不存在，相应的诉讼请求也没有支撑基础。如果存在侵权行为且涉诉专利的权利非常稳定，可以积极主动与专利权人进行许可、转让的谈判，可以参照专利权人将同样的专利权许可给他人时的许可收费标准。信息通信领域的专利许可往往涉及标准必要专利的许可。对于标准必要专利的许可，要确认专利权人是否按照FRAND原则进行了公平、合理、无歧视的许可，如果不是按照FRAND原则对标准必要专利进行许可，可以考虑向法院提起反垄断诉讼进行应对。在华为公司诉美国交互数字公司（InterDigital Group，以下简称IDC）一案中，IDC要求华为公司支付的标准必要专利许可费率为2%，远超过其向苹果、三星收取的许可费率，是IDC向苹果收取的标准必要专利许可费率的百倍左右，广东高院在终审判决中认为IDC针对不同公司收取不同的标准必要专利许可费率明显违反了FRAND原则，判决IDC在中国的标准必要专利许可费率不超过0.019%，华为公司获胜。

　　（3）建立专利诉讼风险联合预警机制

　　信息通信产业是一个知识产权密集型产业，一台智能终端就可能涉及上万件涉及几十万件的专利，面对海量的专利信息，以及越来越多的专利侵权诉讼纠纷，国内任何一家企业很难有实力和精力去关注信息通信领域国内外所有的专利侵权诉讼信息和专利许可交易转让信息，更难以根据这些信息去预测存在专利风险的专利并进行风险预警。浙江工业大学奉化智慧经济研究院2014年6月份对外发布了如图1所示的美国智能终端和移动互联网领域的专利诉讼量增长趋势图，可见2004—2013年，在美国发生的智能终端和移动互联网领域的专利诉讼量从326件增长到了2986件，2013年的专利诉讼量是2004年的9倍多，专利诉讼量呈逐年增加的趋势。

　　因此，面对信息通信产业日益增加的系统性专利风险，如果能够联合国内的企事业单位、中介机构等各方力量，建立一种专利诉讼风险联合预警机制，通过该预警机制，将高风险的专利进行及时预警并发布，各方参与力量或许都会从中受益。

　　4  结束语

　　对于诺基亚诉上海华勤侵犯专利权一案，本文从功能性限定对权利要求保护范围的界定、现有技术对权利要求保护范围的界定，以及专利权人利益和公众利益的平衡对权利要求保护范围的界定3个方面进行了分析，针对专利侵权风险问题，本文给出了专利布局建议、风险预警建议和诉讼应对策略，并建议建立专利侵权诉讼风险联合预警机制，以提高对高风险专利的联合预警防御能力。

　　参考文献

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