德国联邦最高法院于2009年5月6日做出关于可记录光盘（CD-Rs）的判例（KZR 39/06 of 6 May 2009）。由于此案对侵权禁令申请和反垄断法抗辩之间的关系作了非常细致的分析，并开创性的提出适用反垄断法抗辩的具体条件，在产业界和学术界引起非常大的讨论和争议。本文将对此案的具体情况进行介绍和分析。
一、案情简介
飞利浦公司和索尼公司拥有可刻录光盘（CD-Rs）和可重写光盘（CD-RWs）相关标准的专利技术。由于标准的技术指标都发布在被称为“橙皮书”（Orange Book）的出版物上，因此相关标准也被称为“橙皮书标准”。
20世纪90年代起，飞利浦公司开始捆绑许可其专利。但是有许多生产者没有获得飞利浦公司的授权就使用了其橙皮书标准中的EP325330专利，于是飞利浦公司经常向法院提起侵权诉讼。在本案中，一个被告公司在抗辩中指出其没有侵犯原告飞利浦公司的专利；而且即使自己构成侵权，也拥有强制许可抗辩（compulsory licence defence）的权利，因为原告的行为已构成滥用其在CD-Rs市场的支配地位。
此案经过地方法院和上诉法院的审理，最终由德国联邦最高法院做出审理，并对权利人寻求禁令和基于反垄断法的强制许可抗辩做出了开创性的解释。
二、焦点问题分析
本案的焦点集中在两个问题上：即原告提出侵权禁令申请时，被告能否提出强制许可抗辩；以及被告提出强制许可抗辩需满足的具体条件。针对这两个问题，法院进行了详细的分析。
（1）在专利侵权诉讼中，被告能否提出强制许可抗辩
在专利侵权诉讼中，原告向法院寻求针对被告的禁令申请，被告能否对原告提出反垄断法上的强制许可抗辩。对此问题，德国法院和学者并未达成共识。持赞同观点的一方认为，权利人一方面拒绝许可其专利，另一方面又通过诉讼寻求获得回报，这违反了BGB（德国民法典）第242条规定的诚实信用原则，因此被告可以提出专利强制许可的抗辩。持反对观点的一方认为，不能在侵权诉讼中提出强制许可抗辩，因为被告不能满足BGB第229条所要求“自力救济”（self-help）的前提条件。
最高法院赞同第一种观点，认为具有市场支配地位的原告在满足以下前提条件时，被告可以适用强制许可抗辩：①原告的专利成为进入市场必不可少的前提条件； ②原告的拒绝许可缺乏合理性和公正性。
（2）反垄断强制许可抗辩的具体适用条件
提出强制许可抗辩，除了需满足拥有市场支配地位的原告歧视性或不合理的对待被告之外，最高法院还首次对被告需满足的条件进行了具体分析。
①被告必须向原告提出满足以下条件的要约
被告向原告提出了无条件的（unconditional）要约。对于何为无条件的要约，法院从反面举例解释了何为附条件的要约：如果被告提出达成专利授权协议的要约，只有在法院做出被告未侵犯原告专利权判决时才能达成，这样的要约即为附条件的要约，这时专利权人就没有义务接受这样的要约。
被告向原告提出了真实的（genuine）要约。这是指被告在一段合理时期内将受其要约所提出的义务的约束，并且被告愿意和有能力履行其相关义务。
被告向原告提出了合理的（reasonableness）要约。合理的要约是指在不违反竞争法律的前提下，原告没有任何理由和借口来拒绝被告提出的相关条件。
被告向原告提出了易于被接受的（readily acceptable）要约。如果原告只是简单的承诺便能达成有效的，包含了标的物、授权范围、签约双方、使用费等所有合同必备要素的要约，即可被认为是易于接受的。
②被告需预期履行（anticipatory performance）其合同相关义务
法院认为未获得授权却已经使用原告相关涉诉专利，并期待获得原告专利授权的被告，不能仅仅期待获得相关权利，还必须像原告已对其要约做出承诺那样履行其合同相关义务。法院强调这并不是说被告需要向原告确定一个特定的专利使用费率或者实际支付专利使用费，而是根据BGB第372条的规定，基于其审慎地、合理地思考对原告可能要求的专利授权使用费率的一种判断，然后将自己准备的专利使用费存储在专门的账户上。原告如果反对被告提出的专利授权使用费，对于何为公平合理的授权使用费负有举证责任。
三、“预期履行”要件引发的巨大争议
联邦最高法院的此判决一做出，在学术界和产业界立即引起了很大的争议，其中对“预期履行”要件的争议最大。
支持者认为，“预期履行”要件的要求是必须且合理的。主要原因在于：①被告不能仅期待获得合同权利，也必须履行其合同义务。②原告基于专利侵权对他人提出诉讼，并没有违反诚实信用原则。被告申明自己有权使用原告的专利，但没有支付相应的对价是不合理的。并且“预期履行”并未要求被告向原告实际支付专利使用费，而仅仅是要求被告在其相关账户提前储存专利使用费，这并没有对被告的利益造成损害。③着作权法上的强制许可也并没有阻止权利人提出侵权禁令的申请。在专利法上，让权利人接受竞争法上的强制许可，但并没有对使用者支付义务的相关要求，将会导致权利人的状况比着作权法上权利人被强制许可的状况更糟。
但反对者认为，“预期履行”实际上对专利权人的保护效果有限，是不必要的条件。①首先，“预期履行”并没有对被告积极履行其义务起到应有的促进作用。因为被告也可以在原告提出侵权禁令申请时，才向原告提出符合相关要求的要约，并在账户里存储专利使用费。这样被告就可以基于竞争法的规定提出强制许可抗辩。在这种情况下，虽然被告可能会承担权利人的诉讼费用，但可以免除最终的禁令惩罚。②其次，已有的法律和司法实践确定的规则对原告的保护已足够。在原告与被告专利授权协议的订立过程中，原告享有绝对的优势。占有主导地位的原告可以通过事前的提起要求支付专利使用费的诉讼，和通过简单的接受被告的要约或者做出合理的反要约，就可以消除竞争法上强制许可的抗辩。这些保护对原告来说已经足够，没有理由还要为原告提供需被告“预期履行”的保证。③最后，“预期履行”并不会督促原告积极履行其竞争法方面的义务，反而会导致原告可以通过提出禁令申请来给被告施加压力，以此获取更高的专利使用费。
四、启示
在信息通信产业，专利已不仅仅是起着被动的、消极防御的作用，而是越来越成为产业界争夺市场优势、牵制竞争对手发展或者向竞争对手施加压力以获取高额授权费的一种重要工具。三大阵营间的专利侵权诉讼正方兴未艾，老牌通信企业和芯片厂商也纷纷加入这“专利大战”中来。而在专利侵权诉讼中，能完全把侵权人的相关产品排除在市场之外的禁令救济方式尤为得到权利人的青睐。
与此同时，标准必要专利的权利人在专利侵权诉讼中提出禁令申请，是否构成反垄断法上的滥用市场支配地位，侵权人能否据此提出抗辩来免除禁令的惩罚，也越来越成为各国法院和产业界关注的焦点。在“橘皮书标准案”中，法院认为标准必要专利的权利人有权提起侵权禁令申请，只有当权利人拥有市场支配地位；侵权人向权利人提出了无条件的、真实的、合理的和易于被接受的要约，而权利人无合理理由拒绝；侵权人预期履行了其合同相关义务时，标准必要专利的权利人才构成垄断，侵权人可以提出强制许可抗辩。在美国，2013年1月8日，美国司法部和美国专利商标局联合发布《标准必要专利权利人基于FRAND原则下获取救济的政策声明》，对标准必要专利权利人的专利劫持行为对竞争可能造成的影响，以及权利人能否通过申请禁令的方式来获取救济进行了分析。同期，美国联邦贸易委员会（FTC）与谷歌针对反垄断调查达成和解。在和解协议里，FTC对标准必要专利权利人提起侵权禁令申请进行了限制。
如何更好地处理知识产权法和竞争法的关系，如何更好地平衡各方主体的利益，如何更好地促进产业的健康持续发展，这些问题一直是产业界、法院和学者共同关注的话题，各国的法律实践在对这些问题的明晰中起着重要的引导和推动作用。
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